Reconhecimento de marca de alto renome não tem efeito retroativo

28 de outubro de 2021 - Direito Civil - Direito Empresarial

(Leonardo Matos)

Muitos empresários creem que basta o registro do seu CNPJ para que a marca da sua empresa esteja protegida, o que não é verdade. Para obter a proteção e o direito da exclusividade do uso da marca, é necessário o seu registro perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Com isso, a marca terá proteção em todo o território nacional. 

O registro da marca garante o uso exclusivo apenas no ramo de atividade específico da empresa. Por exemplo, se uma marca de computadores nova é registrada, ninguém, além do seu titular, poderá utilizá-la sem autorização para promover produtos desse ramo. Contudo, nada impede que a mesma marca seja registrada para distinguir produtos de outro ramo, como o de bebidas ou móveis, por exemplo. 

Contudo, existem também as chamadas “marcas de alto renome” que, por seu alto grau de distinção e reconhecimento pelo público, não podem ser copiadas em nenhum segmento de mercado, conforme art. 125 da Lei de Propriedade Industriali. Alguns exemplos de marcas de alto renome são: Coca-Cola, Google, Vivo, Brahma, Bombril, dentre diversas outras. 

Ocorre que o reconhecimento do alto renome de uma marca também é conferido pelo INPI. E o seu reconhecimento apenas confere essa proteção ampla de forma prospectiva, isto é, sem retroagir para afetar marcas que já tenham sido depositadas (requisitado o registro) em data anterior. 

Foi isso que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente o Recurso Especial de uma empresa de calçados de Minas Gerais (REsp 1.787.676). 

Em 1996 a empresa, que atua no ramo de calçados, havia requerido o registro da marca Perdigão (mesmo nome da cidade onde os calçados são produzidos). O pedido administrativo havia sido indeferido, por entender o INPI que a empresa poderia ter um aproveitamento parasitário da marca de produtos alimentícios de mesmo nome. 

Mais tarde, onze anos depois, ao julgar o recurso da empresa, o INPI manteve o indeferimento, afirmando que a marca Perdigão teria proteção em todos os ramos, por se tratar de marca de alto renome. 

Para a Corte, porém, a negativa foi equivocada, pois, à época da solicitação do registro da marca pela empresa, a marca ainda não havia alcançado o status de “marca de alto renome”. 

O relator do recurso, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que: “A decisão administrativa de concessão de alto renome tem efeitos meramente prospectivos, não podendo retroagir para atingir marcas já depositadas à época de seu reconhecimento”. 

Assim, apesar de atualmente a marca Perdigão gozar desse status, o direito do uso da marca de mesmo nome no segmento de calçados foi concedido à outra empresa. 

O caso acima confirma que o registro de marcas é de extrema importância para a proteção e saúde dos negócios empresariais. 

Além de garantir proteção, evitando o uso não autorizado, o registro da marca permite que o seu titular licencie o seu uso para terceiros, como ocorre nos casos de franquias. 

Se você tem ou pensa em criar um negócio e ainda não requisitou o registro da sua marca, o primeiro passo é buscar auxílio jurídico especializado, capaz de lhe assessorar durante todo o processo do registro.