Segundo dados divulgados pela a Associação Brasileira de Franchising, o setor de franquia cresceu em 2013 11,9% em relação ao ano anterior e faturou R$ 115 bilhões.[1] Uma das razões para tamanho sucesso foi explicada por uma matéria publicada na internet pela Isto é dinheiro. Na nota explica-se que “de cada cem novos negócios abertos no Brasil, 70% deles acabam fechando em três anos, enquanto 95% dos negócios franqueados atingem o terceiro aniversário e se perpetuam como atividades econômicas bem-sucedidas.”[2]

   Isso ocorre porque o empreendor/franqueado se associa a uma marca já consolidada e a uma empresa experiente no mercado (franqueador). Naturalmente, o contrato de franquia estebalece obrigações recíprocas entre franqueado e franqueador. Contudo, há diversos mecanismos legais que são colocados à diposição do franqueador permitindo-lhe proteger sua marca e serviço desenvolvidos com sucesso ao longo dos anos.

Primeiro aspecto que o franqueador deve se atentar é a estrita observância às diretrizes legislativas sobre a Circular de Oferta de Franquia. Fábio Ulhoa Coelho esclarece que se “trata de um instrumento fundamental para a formação do vínculo entre franqueador e franqueado (…). Esse documento equivale ao ‘dôssie de informação’ (basic disclosure document) exigido dos franqueadores, nos Estados Unidos, desde 1979 (…)”.[3]

Outro aspecto é a delimitação do objeto da franquia. Isso porque os royalties devidos ao franqueador podem ser fixados pelo uso da marca ou pela transferência de know-how.

A Lei n.º 8.955/94 estabelece que “franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador (…)” (art. 1º).

   Por sua vez, a alínea a do inciso VIII do art. 3º prevê que os royalties destinam-se a “remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado”. Como se vê, “a rubrica assessoria e royalties, assim entendida como o percentual sobre as vendas, corresponde ao pagamento do uso da marca ou da disponibilidade do ‘know-how’, faz parte do tipo de negócio e é lícita”.[4] Percebe-se, portanto, ser perfeitamente possível estipular os royalties para remunerar exclusivamente o uso da marca. Daí o uso da locução alternativa “ou”.

Assim, é essencial elaborar um instrumento jurídico válido e claro, especialmente sobre a fixação dos royalties, a fim de se evitar que eventual imcompreensão desta remuneração leve ao franqueado a pleitear em juízo a sua retenção.

   Outro tema de suma importância para o franqueador é o chamado trade dress. Com efeito, “o termo trade dress tem origem nos Estados Unidos e, historicamente, se referia à forma que um produto era dressed up to go to market, I ou seja, “vestido para ir ao mercado”. Se traduzido para o português, portanto, o termo pode ser definido para algo como “vestimenta comercial”.[5]

Contudo, embora inicialmente o conceito se referisse a embalagem e rótulo de produtos, posteriormente ele foi empregado para preservar a identidade visual do estabelecimento. Uma rede de franquias bem sucedida no país possui um conjunto de móveis, cores e decoração singulares, de modo que os consumidores associam este padrão estético a determinada marca de produtos ou serviços. Assim, o franqueador deve se previnir para que o conceito visual desenvolvido não sofra plágio, seja por parte de uma franqueado que deseje romper o contrato de franquia, seja por outros empresários que vislumbrem uma oportunidade de atrair seus consumidores.

A proteção deste instituto pode ser suscitada com base no inciso XXIX do art. 5º da CF, o qual prevê que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” Do mesmo modo, diversos dispositivos da Lei de Propriedade podem ser invocados para defender o trade dress.

   Embora não seja necessário registrar o trade dress para defendê-lo em juízo, diversas são as vantagens de fazê-lo. Enumeram-se (sem a preteção que o rol seja exaustivo) os seguintes pontos: a) Fortalecimento de eventuais defesas judiciais e a inversão do ônus da prova (o copiador terá que demonstrar que seu estabelecimento se distingue e não o oposto); b) O registro prevalece em todo o território nacional, evitando que alguém em um estado distante possa alegar que inexista confusão com os consumidores; c) O registro permite ao detentor todas as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade (alienar, ceder, etc..).

   Finalmente, há uma questão tributária de grande relvância que deve ser objeto de atenção pelos franqueadores, qual seja, a discussão acerca da incidência ou não de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nos contratos de franquia. Os tribunais brasileiros, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, possuem decisões em ambos os sentidos, havendo, atualmente, uma indefinição quanto ao tema. Em razão da relevância da matéria e visando sanar este estado de insegurança, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia nos autos do Recurso Extraordinário nº 603136, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “Recurso extraordinário. Tributário. ISS. Franquia. Fato gerador. Lei Complementar 116/2003. Repercussão geral reconhecida”. Assim, tendo em vista que a decisão definitiva que será proferida no referido Recurso servirá de parâmetro para os demais casos, há a expectativa de que em breve o STF finalmente defina se incide ou não incide ISS nos contratos de franquia.

[1] http://www.portaldofranchising.com.br/noticias/setor-de-franquias-cresceu-119-e-faturou-r-115-bilhoes-em-2013-segundo-abf

[2] http://www.istoedinheiro.com.br/blogs-e-colunas/post/20141007/franchising-modelo-promissor-para-quem-quer-montar-proprio-negocio/4994.shtml

[3] Curso de Direito comercial, volume I: Direito de empresa, 18ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, Pág. 195.

[4] TA/RS – Apelação Cível n.º 194050779, 9ª CC, Relator João Adalberto Medeiros Fernandes, 31.05.1994. (Destaques nossos)

[5] http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf